עורך פטנטים או עורך דין פטנטים

בחירת עורך פטנטים
יעל סאידיאן

יעל סאידיאן

עורכת פטנטים

שתף פוסט:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
Photo by AbsolutVision on Unsplash זמן קריאה - 3 דקות

המונחים עורך פטנטים ועורך דין פטנטים מבלבלים הרבה אנשים - מה ההבדל?

בפוסט זה אענה על השאלות הבאות הנוגעות להבדלים בין עורך פטנטים לעורך דין פטנטים או עורך דין שמתעסק בנושאי קניין רוחני.

  • מהי ההגדרה של כל אחד מהמקצועות הללו?
  • מה ההבדל בין שני המקצועות הללו?
  • מה התפקיד של כל אחד?
  • האם אני צריך עורך פטנטים או עורך דין פטנטים? 
  • עורך פטנטים או עורך דין – מי יכול לרשום לי פטנט?

הרבה אנשים לא יודעים מה ההבדל בין עורך דין לעורך פטנטים. 

יש אנשים שטועים לחשוב שעורך פטנטים חייב להיות עורך דין. 

הבלבול מובן, במיוחד לאור העובדה שכל מדינה בעולם מגדירה אחרת את האדם שמקצועו הוא רישום פטנטים. לכל מדינה יש מבחנים שונים ודרישות שונות למתן תעודת עורך פטנטים.

אני מקווה שלאחר קריאת הפוסט יהיה ברור לכם יותר מיהו עורך הפטנטים ומה ההבדל בין עורך פטנטים לעורך דין פטנטים.

עורך פטנטים הוא אדם עם השכלה טכנית באחד התחומים הבאים: הנדסה, כימיה, פיסיקה, ביולוגיה, רוקחות או מדעי המחשב.

בנוסף להשכלה אקדמית בתחומים הללו, על מנת לקבל תעודת עורך פטנטים, נדרש לעבור התמחות של שנתיים תחת עורך פטנטים מנוסה במשרד עורכי פטנטים. מקומות נוספים בהם ניתן להתמחות הם: משרד הפטנטים בירושלים, או מחלקת קניין רוחני בחברה בתעשייה.

לאחר סיום תקופת ההתמחות על המתמחה לעבור בחינות של משרד המשפטים בעל-פה ובכתב. אם מולאו כל הדרישות רק אז המתמחה נרשם כעורך פטנטים בפנקס עורכי הפטנטים. פנקס עורכי הפטנטים מעודכן לפחות פעם בחצי שנה ומפורסם באתר רשות הפטנטים.

כדאי לבדוק אם עורך הפטנטים שבחרתם מופיע ברשימה.

ברשימת עורכי הפטנטים שבאתר רשות הפטנטים ניתן למצוא גם הערה ליד שמו של עורך פטנטים אם נפסל רישיונו או הוטלה עליו סנקציה כזו או אחרת עקב רשלנות מקצועית. המידע חשוב למי שרוצה להימנע מבחירת אדם שרישיונו נפסל.

עורך פטנטים אמריקאי או אדם שאין לו רישיון לעסוק בעריכת פטנטים בישראל לא יופיע ברשימה.

הערה לגבי סוג ההתמחות שעבר עורך הפטנטים שאתם בוחרים לעבוד אתו:

הבעיה בהתמחות במשרד הפטנטים בירושלים או במחלקת קניין רוחני בחברה בתעשייה היא: חוסר ניסיון בתחומים מסוימים של עבודת עורכי פטנטים.

לדוגמא: בוחן פטנטים מקבל בקשות לבחינה ואינו מנוסה בכתיבת בקשות לפטנט מאפס. בנוסף הוא חסר ניסיון בהכנת חוות דעת משפטיות לגבי הפרת פטנט או בהגנה על עיצובים תעשייתיים מכיוון שאין אלה נושאים שמתנסים בהם בעבודה כבוחן במשרד הפטנטים. באותה מידה, מי שעבד במחלקת קניין רוחני בחברה יודע לרכז חומר ממציאים בחברה ולהעביר אותו למשרד עורכי פטנטים חיצוני כדי שעורך פטנטים אצלם יכתוב את הבקשה לפטנט. אדם כזה ברוב המקרים מסתמך על עצתם של עורכי פטנטים חיצוניים לגבי הליכי הבחינה של הפטנט והליכים משפטיים אחרים. הניסיון הטכני שלו מוגבל לתחום הטכנולוגי שבו עוסקת החברה בה עבד.

הדרך לבחור את האדם הנכון עבורך

מה עושה עורך פטנטים? מה תפקידו של עורך הפטנטים?

עורך הפטנטים הוא האדם שאמור להבין את האמצאה שלכם, לבדוק שלא נרשמה קודם לכן, הוא זה שיכתוב לכם את הבקשה לפטנט, יגיש את הבקשה לפטנט במדינות בעולם וינהל את הבחינה מול בוחני הפטנטים בכל מדינה. ברוב המדינות יש צורך בייצוג נוסף של עורך פטנטים מקומי הבקיא בדין ובתהליכי הבחינה באותה המדינה.

עוד במהלך כתיבת הבקשה לפטנט, עורך הפטנטים אמור להדריך אתכם איזה מידע יש לאסוף לצורך כתיבת הבקשה, לייעץ לכם אילו בדיקות נוספות ישפרו לכם את הסיכויים להראות עדיפות של המוצר שלכם על מה שידוע בתחום ובעיקר לספק לכם אינדיקציה לגבי היקף ההגנה האפשרי, לאור המוצרים שקיימים היום בתחום. 

עורך הפטנטים צריך להיות האדם שישאל אתכם שאלות קשות לגבי המוצר ויתרונותיו, ויכוון אתכם לחשוב על אלטרנטיבות, חיקויים, ואפשרויות לקבל אותה תוצאה עם רכיבים אחרים. כל זאת, על מנת שהיקף ההגנה שתבקשו לקבל בבקשת הפטנט יהיה הרחב ביותר האפשרי ויגן עליכם באופן אופטימלי מבחינה עסקית.

לא תמיד אפשרי לקבל את היקף ההגנה הרחב ביותר שמבקשים בעת הגשת הבקשה לרישום פטנט. במהלך הבחינה, ייתכן שהבוחן ימצא פרסומים שיפריעו לכם לקבל היקף הגנה רחב. ברוב המקרים הללו, תאלצו לצמצם את היקף המונופול שביקשתם בהתחלה, ולכן עורך פטנטים מעולה יהיה זה שמבעוד מועד, יכלול בפירוט הבקשה לפטנט גם את החלופות המצומצמות שיספקו לכם היקף הגנה בעל ערך, כדי שיהיה בסיס לתיקון.

לעיתים, כשאתם רוצים להיכנס לשוק עם מוצר חדשני וכשהמוצר בשלבי פיתוח סופיים, תרצו לקבל חוות דעת לגבי חופש פעולה – כלומר: האם מישהו יכול לחסום את המוצר שלכם באמצעות פטנט רשום שלו.

בפעמים אחרות, יהיה לכם צורך בחוות דעת לגבי אי-הפרה של פטנט של המתחרים.

עבור כל אחד מהמקרים הללו, אתם צריכים לחפש עורך פטנטים שמומחה בתחום הטכנולוגי של המוצר שלכם ובהכנת חוות הדעת הספציפית שדרושה לכם. 

אם תבחרו אדם בעל השכלה משפטית כללית, שהוא חסר ניסיון בתחום הפטנטים ואינו בקיא בטכנולוגיה של המוצר שלכם – אתם עלולים לעשות שגיאה גדולה.

 

מדי יום, אני נתקלת במקרים בהם נבחר עורך פטנטים או עורך דין שאינו בקיא בתהליכי הרישום של פטנטים בישראל ובעקבות הייצוג שלו נפגעו זכויותיו של בעל הבקשה או שהיה סרבול לא מתקבל על הדעת של הליכי הרישום.

לדוגמא: עורך דין שלא היה בקיא בהנחיות הבחינה ורצה להקדים את בחינת הבקשה. עורך הדין בחר באופציה שהייתה אפשרית לפני שנים אך בוטלה במהלך הזמן. עקב חוסר בקיאותו, אילץ את הלקוח שלו לשלם על הכנת תצהיר ומסמכים שלא נדרשו ובנוסף לשלם גם אגרה. כצפוי, בקשתו להקדים את הבחינה נדחתה, עקב אי התאמה לתקנות. בעקבות זאת, הפעולה הנכונה, נעשתה אחר חצי שנה של התברברות מול רשות הפטנטים הישראלית והלקוח הפסיד זמן יקר שבו כל אדם היה יכול להמשיך למכור את החיקויים למוצר בלי הפרעה.

בפוסט על בקשה לפטנט 224299 כתבתי על המקרה של עורך הפטנטים שלא היה בקיא בעברית ופירש את הבוחן הפוך לגמרי.

המקרה של יוסף שיר שיוצג ע"י עורך דין ולא ע"י עורך פטנטים והפסיד את הבקשה לפטנט שלו מתואר בפוסט אחר.

עריכה הגשה ורישום פטנט

עורך דין פטנטים או עורך דין המומחה בקניין רוחני ופטנטים הוא אדם בעל השכלה במשפטים ורישיון עריכת דין אשר עבד במשרד עורכי דין בתחום הקניין הרוחני והפטנטים, עסק בתיקי קניין רוחני ויש לו ניסיון משפטי בתחום. 

עקב עבודתו, עורך הדין בקיא בחוק ובפרוצדורות המשפטיות בנוגע להפרת פטנט, צווי מניעה, וכו' אך אין לו ידע טכנולוגי בתחום האמצאה וחסר לו ידע וניסיון בפרקטיקה המעשית (הפרוצדורה של הבחינה) מול בוחני פטנטים ורשויות פטנטים בארץ ובעולם.

האם אני צריך עורך דין או עורך פטנטים?

אתם זקוקים לעורך דין שמבין בקניין רוחני (זכויות יוצרים, סימני מסחר, מדגמים ופטנטים) במקרים הבאים לדוגמא:

  • מישהו שיש לו פטנט שלח לכם מכתב לפני תביעה
  • מישהו מעתיק פיתוח/תוכנה שלכם
  • מישהו הוציא צו מניעה ותפס לכם סחורה במכס
  • אתם קבוצה של ממציאים או יזמים שרוצה להקים סטארט-אפ וצריכים להסדיר את חלוקת הזכויות בינכם
  • אתם רוצים לרשום סימן מסחר
  • מישהו מעתיק עיצוב של מוצר שלכם
  • מישהו משתמש בתמונות שצילמתם בלי רשות

במקרים שמובאים כאן לדוגמא, אתם זקוקים לעורך דין עם ידע משפטי והתמחות בקניין רוחני כדי שייצג אתכם ויסייע לכם להתמודד בבית המשפט או מול רשם סימני המסחר. במקרים של הפרת פטנט, עורך הדין יסתייע בעורך פטנטים.

קיימים עורכי פטנטים שמיומנים ברישום סימני מסחר ובהגנה על עיצובים, אבל חלקם הגדול אינו מתעסק מבחירה בתחומים הללו כי אינם משתלמים כלכלית כמו העיסוק בפטנטים.

אם הגעתם למסקנה שאתם זקוקים לעורך דין בתחום הקניין הרוחני ולא לעורך פטנטים, מומלץ לבדוק באילו נושאים האדם שאתם מתכננים לפנות אליו מטפל בדרך כלל.

רוב עורכי הדין בקיאים, מעודכנים ומיומנים רק בחלק מהתחומים.

למשל, יש עורכי דין שמתעסקים בעיקר ברישום סימני מסחר ומדגמים ולא בתביעות הפרה של פטנטים. יש כאלה שמתעסקים רק בזכויות יוצרים או בהסכמים (שותפויות, רכישה, מיזוג וכו').

עדיף לוודא מראש שעורך הדין שבחרתם בקיא ומנוסה בתחום בו תרצו שהוא ייצג אתכם.

 

הבעייתיות בתחום הפטנטים

רוב הממציאים והיזמים הישראלים שלא מכירים את תחום הפטנטים, לא מבינים מה בדיוק ההבדל בין עורך פטנטים לעורך דין מומחה בפטנטים.

הם מתרשמים מהעובדה שיש לאותו אדם רישיון עריכת דין וסומכים על האינטגריטי המקצועי שלו. יש לציין כי החוק לא אוסר במפורש על עורכי דין לייצג ממציא מול רשות הפטנטים הישראלית. 

בניגוד למצב בישראל, בכל המדינות המתקדמות קיימות הגדרות ברורות בחוק לגבי מי יכול לייצג בנוגע לרישום פטנטים ובאיזו ערכאה.

למה החוק אינו אוסר על עורכי דין לטפל בכתיבה והגשת פטנטים?

מנסחי חוק הפטנטים יצאו מנקודת הנחה שהאתיקה המקצועית של עורך הדין תמנע ממנו לעסוק בנושאים בהם הוא חסר ידע. 

בעבר, עורכי דין (שאינם עורכי פטנטים רשומים) נמנעו מכתיבת בקשות לפטנט ועיסוק ברישום פטנטים. כיום המצב שונה.

לצערי, יש כיום עורכי דין המייצגים בעלי בקשות לפטנט מול בוחני פטנטים למרות שאין להם רישיון ישראלי לעריכת פטנטים ולמרות שהם חסרי ידע מקצועי (בתקנות ובפרוצדורות בישראל) שיכול היה לסייע להם להתמודד ביעילות עם טענות הבוחן. 

אנשים מתפתים לבחור באדם שמוכן לקחת סכום כסף נמוך באופן משמעותי עבור עבודה מסוימת ולא מבינים שבסופו של דבר חוסר המקצועיות של אותו אדם עלול לסרבל את התהליך או במקרה גרוע יותר עלול להשיג להם הגנה מצומצמת בהרבה ממה שהיו יכולים לקבל.

בחלק מהמקרים בהם עורכי דין מייצגים בעל פטנט, חוסר הידע שלהם גורם לסיבובים חוזרים ונשנים מול הבוחן, הגשת בקשות חסרות משמעות לבוחן, חוסר עמידה בדרישות החוק לגילוי מסמכים, ותשלום מיותר של אגרות.  כל זאת עקב חוסר ניסיון מעשי, חוסר הבנה של התקנות או חוסר בקיאות בחוזרי הרשם והנהלים המתעדכנים השכם והערב בשנים האחרונות.

לצערי, רוב הלקוחות, שזכו לטיפול כושל של עורך דין, עדיין מאמינים שככה מנהלים תיק פטנטים.

הניסיון המקצועי והיכולת של עורך פטנטים מעולה להשיג הגנה רחבה ומשמעותית הם האמנות במקצוע הזה. 

פטנט ניתן לרשום כמעט על כל דבר!

פטנט אפקטיבי ואיכותי זה מה שאתם רוצים לקבל ולא תעודה שעלתה לכם המון כסף ושבסופו של דבר תתלו בשירותים.

מה שהכי עצוב הוא, שלפעמים גם עורכי הדין האלה לא מתארים לעצמם איזה נזק הם יכולים לגרום לממציא. 

 

קיימות עוד הגדרות תפקיד מבלבלות שיעשו לכם בלגן בראש

דוגמאות נבחרות של הגדרות תפקיד שמשמשות אנשים שעוסקים בפטנטים הן:

  • יועץ פטנטים (patent advisor)
  • סוכן פטנטים (patent agent)
  • מומחה פטנטים (patent expert)
  • יועץ עסקי לפטנטים

אם ההצהרות של אותו אדם אינן נתמכות ע"י רישיון ישראלי לעריכת פטנטים הנמצא בתוקף, הן מעידות על אדם שאינו מוסמך לייצג בפני משרד הפטנטים הישראלי.

האם הייתם הולכים לטיפול אצל רופא שיניים חסר רישיון? 

האם הייתם בוחרים מהנדס בניין ללא רישיון? 

האם הייתם מפקידים את הכסף שלכם בידי בנק ללא רישיון?

בקשה לפטנט עתידה להפוך לנכס.

הנכס הזה יכול להיות שווה הרבה כסף או חסר ערך. אתם אלה שיחליטו מי יטפל לכם בנכס ויצמיח לכם ערך.

ללא ידיעת הדרישות, התקנות, חידושי הפסיקה והחקיקה לגבי פטנטים בארץ ובעולם, היכולת של אדם שאינו בעל מקצוע לגרוע מפוטנציאל הנכס שלכם היא גדולה. 

מקווה בשבילכם שתעשו את ההחלטה הנכונה.

 

Facebook
LinkedIn